Perché registrare il marchio
Il marchio è spesso il bene immateriale di maggior valore di un'impresa: identifica prodotti e servizi, raccoglie la reputazione costruita nel tempo e può essere ceduto o concesso in licenza. Usarlo senza registrazione espone a due rischi concreti: scoprire che qualcuno ha già un diritto anteriore su un segno simile, oppure non riuscire a fermare chi imita il proprio nome.
Il semplice uso di fatto (il cosiddetto preuso) offre una tutela limitata e difficile da provare. La registrazione attribuisce invece un diritto esclusivo, certo nella data e nell'estensione, che consente di agire contro i terzi.
Il primo passo: la ricerca di anteriorità
Prima di depositare, e soprattutto prima di investire in insegne, packaging e comunicazione, va verificato che il segno sia libero. La ricerca non si limita ai marchi identici: occorre individuare i segni simili per i prodotti o servizi affini, perché il rischio di confusione è il motivo più frequente di opposizioni e contestazioni.
Una ricerca fatta solo per parole identiche nelle banche dati pubbliche non basta: la valutazione di somiglianza fonetica, visiva e concettuale richiede un esame professionale.
I requisiti di validità
- Capacità distintiva: non possono essere registrati come marchio termini generici o meramente descrittivi del prodotto (ad esempio "Pasta Buona" per la pasta).
- Novità: il segno non deve confliggere con diritti anteriori di terzi (marchi, ditte, denominazioni).
- Liceità: non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
- Non ingannevolezza: non deve trarre in inganno sulla provenienza o sulla qualità dei prodotti.
Le classi di prodotti e servizi
La domanda deve indicare i prodotti e servizi per cui si chiede la tutela, secondo la Classificazione internazionale di Nizza, che li suddivide in 45 classi. La scelta va fatta con attenzione: una protezione troppo ristretta lascia scoperti mercati futuri, una troppo ampia aumenta i costi e il rischio di conflitti, e il marchio non usato per cinque anni può decadere.
Marchio italiano, europeo o internazionale
Marchio italiano (UIBM)
Si deposita presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e protegge il segno sul territorio nazionale. È adatto a chi opera esclusivamente in Italia.
Marchio dell'Unione europea (EUIPO)
Con un'unica domanda all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale si ottiene la tutela in tutti gli Stati membri. Le tasse ufficiali di deposito online partono da 850 euro per una classe (50 euro per la seconda, 150 euro per ciascuna dalla terza).
Marchio internazionale (WIPO)
Il sistema di Madrid consente di estendere un marchio nazionale o europeo ai Paesi aderenti scelti, con una procedura centralizzata presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
Le opposizioni
Dopo la pubblicazione della domanda, i titolari di diritti anteriori hanno tre mesi per proporre opposizione, sia davanti all'UIBM sia davanti all'EUIPO. È una fase che riguarda entrambe le parti: chi deposita deve essere pronto a difendersi, chi ha un marchio deve monitorare le nuove domande per opporsi in tempo. Per questo è utile un servizio di sorveglianza.
Dopo la registrazione: durata e tutela
- La registrazione dura dieci anni dal deposito ed è rinnovabile senza limiti.
- Il marchio va usato: il mancato uso effettivo per cinque anni consecutivi espone a decadenza.
- Contro la contraffazione si può agire con diffida e, in giudizio, davanti alle Sezioni specializzate in materia di impresa, chiedendo anche misure urgenti come descrizione, sequestro e inibitoria.
- Per le merci contraffatte importate è possibile presentare alle Dogane una domanda di intervento.
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce un parere legale sul caso concreto. Per una valutazione della tua situazione puoi scriverci.